Chuyển giao nhãn hiệu bao gồm:

• Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu;
• Và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (Li-xăng nhãn hiệu) là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

Hạn chế khi chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu

Không phải mọi nhãn hiệu đã đăng ký đều được chuyển nhượng, và không phải mọi chủ thể đều có quyền chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng nhãn hiệu mà phải xem xét một số điều kiện hạn chế đối với chuyển nhượng nhãn hiệu.

Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng quyền sở hữu của mình trong phạm vi được bảo hộ.

Việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Ví dụ: Nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột không thể chuyển nhượng cho một công ty khác để gắn lên các sản phẩm cà phê có nguồn gốc của tỉnh Lâm Đồng.

Quyền đăng ký đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

Ví dụ: Việc đăng ký nhãn hiệu tập thể chỉ được phép chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác là thành viên của Tổ chức tập thể đó.

Điều 139 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi, bổ sung 2009

Hạn chế khi chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

Ví dụ: Nhãn hiệu tập thể xoài Cát Lộc không được chuyển cho các thành viên của Hợp tác xã Cát Lộc chuyển giao cho cá nhân, tổ chức khác.

Bên nhận quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu (Hợp đồng Li-xăng)

Ví dụ: Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam sản xuất các loại mỹ phẩm NIVEA MEN theo Li-xăng của Beiersdorf AG, Hamburg, Đức.

Khoản 2, 4 Điều 142 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi, bổ sung 2009

Lưu ý về Hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu bắt buộc phải đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không bắt buộc phải đăng ký và chỉ có hiệu lực đối với hai bên ký kết, nhưng để có hiệu lực với bên thứ ba thì phải đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.

Mặc dù không bắt buộc, nhưng trên thực tế, Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu vẫn luôn được các bên đăng ký nhằm đảm bảo thuận lợi cho quá trình sử dụng.

Ví dụ: Nhà máy bia Heineken Việt Nam sản xuất và phân phối sản phẩm Heineken dựa trên hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu với Công ty Heineken Hà Lan.

Điều 143 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi, bổ sung 2009

Các điều khoản làm Hợp đồng chuyển quyền sử dụng bị vô hiệu

Các điều khoản hạn chế quyền của bên nhận, hoặc yêu cầu chuyển giao lại các cải tiến trên đối tượng mang nhãn hiệu đã được bên nhận tạo ra trong quá trình sử dụng nhãn hiệu.

Ví dụ: “Nếu Bên nhận quyền có thêm sản phẩm mới sử dụng nhãn hiệu của Bên chuyển quyền thì phải chuyển giao miễn phí cho Bên chuyển quyền sau khi hết thời hạn hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.” => Hợp đồng vô hiệu

Hạn chế bên nhận quyền xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ theo Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu sang các quốc gia mà bên chuyển quyền không nắm giữ quyền sở hữu nhãn hiệu ở quốc gia đó.

Ví dụ: “Bên nhận quyền sử dụng nhãn hiệu không được xuất khẩu hàng hóa nhận quyền sang Thái Lan” trong khi bên chuyển quyền không có hàng hóa mang nhãn hiệu đó tại Thái Lan. => Hợp đồng vô hiệu

Điều khoản buộc bên nhận quyền phải mua các nguyên liệu, linh kiện, thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên khác do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên nhận quyền sản xuất hoặc cung cấp.

Điều khoản cấm bên nhận quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu nhãn hiệu hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.

Ví dụ: “công ty nhận chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu không được khiếu kiện bất cứ vấn đề gì liên quan đến nhãn hiệu được chuyển quyền sở hữu”. => Hợp đồng vô hiệu.

Khoản 2, 3 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi, bổ sung 2009

Đăng ký hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu

Trình tự đăng ký

Hồ sơ đăng ký

• Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng nhãn hiệu.

• Bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng nhãn hiệu.

• Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.
• Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua Đại diện sở hữu công nghiệp);

Đối với hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu nêu trên, cần có thêm các tài liệu sau đây:

• Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của Bên nhận chuyển nhượng;
• Tài liệu chứng minh quyền được nộp đơn của bên nhận chuyển nhượng đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

Điều 47, 48, 49 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

Khoản 39, 40, 41 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN

PLF là Tổ chức Đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam – đơn vị được Cục sở hữu trí tuệ cho phép thay mặt các cá nhân, doanh nghiệp xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Trường hợp, Quý khách cần PLF hỗ trợ đàm phán, soạn thảo và đăng ký Hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu, vui lòng liên hệ PLF